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Encontrando arte previo para una patente otorgada

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Autor: Daniel Ravicher, Public Patent Foundation

Tabla de contenidos

Introducción

Hola, mi nombre es Dan Ravicher, soy director ejecutivo de la Public Patent Foundation, una organización no lucrativa de servicios legales ubicada en Nueva York, que representa el interés público en el sistema de patentes, particularmente el interés público en contra de patentes incorrectamente otorgadas y políticas de patentes inadecuadas.

Durante aproximadamente la siguiente hora les daré una introducción a cómo encontrar arte previo para una patente otorgada. Primero definiremos qué es lo que estamos buscando, un paso que llamo "identificando el blanco". Después definiremos lo que en verdad constituye arte previo. Como platicaremos más tarde, hay una cantidad de cosas que pueden calificar como arte previo, y varias formas en que pueden calificar para ser arte previo. Por último, sugeriré formas en que uno puede encontrar arte previo para una patente otorgada si lo desean.

Deberán tener frente a ustedes tanto las láminas como la patente modelo que se incluyeron juntos como un archivo en los materiales distribuídos para este curso. La patente está después de las láminas. Si es posible, lo mejor sería que tengan el conjunto de láminas y la patente separados uno del otro, para que no tengan que saltar de un lado a otro mientras hablo y los llevo por las láminas y nos referimos a la patente como un ejemplo.

Identificando el blanco

Entonces, vamos primeramente a familiarizarnos con una patente. Para algunos de ustedes que ya estén familiarizados con una patente, esto será muy introductorio. Pero para quienes aún no lo estén, encontrarán que este ejercicio vale la pena para empezar a familiarizarse.

Si ven en la portada de la patente modelo, en la esquina superior izquierda verán que está el título "United States Patent". Debajo del título verán el nombre de la entidad inventora para la patente. El nombre de la entidad inventora es el apellido del primer inventor identificable, y si hay más de un inventor identificable se agrega la frase latina "et al". Ellos no listan más de un nombre para el nombre la entidad inventora al principio de la patente.

Por ejemplo puede ver que aquí la entidad inventora es Drantch et al, y eso es porque del primer inventor es Drantch, es una señorita Drantch, y no es el único inventor. Si la señorita Drantch fuera la única inventora, el nombre de la entidad inventora sería Drantch.

Manteniéndonos sobre la línea horizontal en el lado superior derecho de la patente, verán el número de la patente y debajo de éste la fecha de otorgamiento. Las patentes se van numerando consecutivamente conforme se van otorgando. Como pueden ver, esta patente tiene poco más de un año de que fué otorgada y está a la mitad de los seis millones. Creo que hoy en día vamos ya avanzados en los seis millones y pronto estaremos en los siete millones.

Como hablaremos más tarde, cuando tratamos de encontrar arte previo, déjenme recalcar que esta afirmación tiene que ver sólo con encontrar arte previo, la fecha de otorgamiento de la patente blanco es totalmente irrelevante. O sea el hecho de esta patente fué otorgada el 15 de Julio de 2003 no tiene mayor consecuencia en lo que se refiere a encontrar arte previo para esta patente. Ahora bien, para otros asuntos en Derecho de Patentes, en especial daños, la fecha de otorgamiento de la patente en cuestión es muy importante, muy relevante. Para propósitos de arte previo, que es de lo que hablaremos aquí hoy, pueden simplemente ignorarla.

Debajo de la línea horizontal en la portada de la patente verán ustedes varios tipos de información, presentada en un formato a dos columnas, y hay un único dibujo hasta abajo. Alguna de esta información es relevante para encontrar arte previo, otra no lo es. Cuando lleguemos a algún punto en la plática donde alguna de esta información es relevante, nos referiremos de nuevo a la portada.

Si avanzan a las hojas después de la portada, que para esta patente tiene dos páginas, verán la siguiente parte de la patente que vienen siendo los dibujos. Esta patente tiene sólo un dibujo, lo cual es menos que el promedio. Esto puede ser debido a que esta tecnología no es tan técnica y no es tan susceptible a ser dibujada. Estamos simplemente hablando de masa para productos horneados.

Después de los dibujos, o el dibujo en este caso, viene una sección de la patente llamada la especificación o en abreviatura la "spec". Son páginas de texto distribuídas en formato a dos columnas. Verán que esta patente tiene siete páginas de especificación, con un total de catorce columnas. En la jerga de patentes nunca se usa la página para referencias. Nadie dice "ver en la página 4 de la patente". Si alguna vez se refieren a una parte específica de la patente, siempre se referirán a las columnas y los números de renglón.

Al hojear brevemente a través de la especificación, verán las diversas secciones de la especificación, las que son tradicionales. Verán un "antecedentes" (background of the invention), que habla del estado de la técnica anterior a esta invención, en particular acerca de qué problemas no han sido resueltos y qué soluciones no ha sido llevadas a cabo hasta ahora.

Después verán un breve resumen de la invención, la descripción de los dibujos que solamente identifica qué son; después verán una descripción detallada de la invención, la cual debe revelar la realización preferida de la invención y que utiliza los dibujos para ayudar a revelar qué es lo que el inventor afirma haber inventado.

Hasta el final de la especificación, empezando en la columna 12, renglón 62, verán la sección que se conoce como las reivindicaciones (claims), la cual se indentifica por el inicio de una oración que dice "lo que se reclama es:" (What is claimed is:). Las reivindicaciones de la patente son párrafos de una sola oración que definen el alcance de la patente. Las patentes pueden tener varias reivindicaciones.

Técnicamente, ni el título, el resumen, los dibujos o alguna parte de la especificación define qué es lo que cubre la patente. Son las reivindicaciones mismas las que definen qué está cubierto por la patente.

Por ejemplo, si viéramos el título de la patente, regresando a la portada; si alguien no supiera que las reivindicaciones son las que definen el alcance y no las otras partes de la patente, esa persona diría "esta patente dice que cubre masa para hacer productos horneados, esto no puede ser válido, la gente ha estado usando masa para productos horneados desde siempre". Esa persona estaría manifestando una falta de comprensión de que lo se afirma en las reivindicaciones, no en ninguna otra parte, es lo que define qué cubre la patente. Habiendo dicho esto, las partes de la patente que no son las reivindicaciones, son relevantes y pueden impactar el alcance de una patente. En otras palabras, pueden afectar la interpretación o la definición de las reivindicaciones, pero ellas por sí mismas, por definición, no definen el alcance de la patente.

Las reivindicaciones son típicamente el final de la patente, pero en este caso verán que la última página es un certificado de correción. Estos no son muy frecuentes, pero no son una anomalía. Básicamente, una vez que que una patente es otorgada, no puede ser cambiada. Si hay un error de mecanografía, la oficina de patentes emite uno de estos certificados de correción para indicar la correción a ese error. Es similar a que la Constitución no es editada, sino enmendada. Es el mismo principio.

Bueno, veamos una de las reivindicaciones de la patente de ejemplo, la reivindicación 1, y para esto si ven las láminas verán que en una lámina está la reivindicación en la misma distribución con la que está en la patente, en forma de párrafo como una oración larga. Si va a la siguiente lámina verán que la misma reivindicación ha sido estructurada en una forma que la hace un poco más discernible y divida en compartimentos. Esto es algo que yo hago y que muchos abogados de patentes hacen cuando están disecando, analizando o incluso escribiendo reivindicaciones, es desmenuzarlas en las partes componentes y cuando ya están en la patente se juntan en una oración larga.

Pero cuando se trata de analizar las reivindicaciones, que es el primer paso que tenemos que hacer para encontrar arte previo para una patente, es útil estructurarlas en la manera que se muestra en las láminas.

Mientras ven las reivindicaciones verán que al principio dice "masa comestible que _incluye_..." (edible dough _comprising_ ...) y la palabra incluye está subrayada porque es lo que se llama una frase de transición. Todo lo que va antes de la frase de transición es el preámbulo, y en la mayoría de las veces no es relevante para el alcance de la reivindicación, aunque a veces sí lo es. Todo aquello después de la frase de transición es lo que se llama el cuerpo de la reivindicación, y esos son los elementos de la reivindicación.

La frase de transición nos indica si la reivindicación es abierta o cerrada. Lo que significa esto es que si una transición es abierta, esta reivindicación cubre cualquier cosa que incluya estos elementos, sin importar si además incluye algo más. Si la frase de transición fuera cerrada, significaría que la reivindicación solamente cubre algo que incluye los elementos descritos en el cuerpo y nada más. Por ejemplo, si la reivindicación dijera "un dispositivo que consiste en una superficie plana, cuatro patas conectadas a ésta de tal forma que un ser humano pueda colocar objetos sobre el dispositivo" - esto es una mesa, si la frase de transición fuera "comprende" o "incluye", que en la jerga de patentes es una palabra clave para redacción de reivindicaciones abiertas, significaría que esa reivindicación cubriría cualquier cosa con una superficie plana y 4 patas. Si hubiera algo que fuera una superficie plana y 5 o 6 patas, o una superficie plana, 4 patas y un xxx, o 4 patas y una lámpara, todas estarían cubiertas por la reivindicación.

Si la reivindicación tuviera la redacción cerrada "consiste en" (consisting of), significaría que la reivindicación estaría limitada a cosas que tuvieran una superficie plana, 4 patas y nada más. Así que una mesa que tuviera una superficie plana y 5 patas no estaría cubierta por la reivindicación.

Mientras leen la reivindicación verán algunas palabras en izquierdilla: comestible (edible), partículas (particles) y al final las iniciales SFI. Esas son palabras, a mi entender, que no tienen una definición concreta, específica e indiscutible. Esas son palabras que yo creería que tienen varios significados distintos, o en el caso de SFI, no tengo idea de lo que significa esa palabra.

Entonces, si alguien dijera ¿Qué cubre esta patente? y llega a la parte donde dice SFI y pregunta ¿Qué es SFI? yo diría "no sé qué significa eso".

Cuando se trata de definir términos discutibles o términos acerca de los cuales no tienen conocimiento, es cuando se consultan otras partes de la patente. Si van a la próxima lámina verán que las otras partes de la especificación nos ayudan a definir estos términos que están en la reivindicación de la patente.

Por ejemplo en la columna 5, renglones 20 a 29, verán que SFI son las siglas de índice de grasa sólida (Solid Fat Index).

El punto aquí es entender qué significan las reivindicaciones, qué cubren, qué definen. Porque una vez que ustedes conocen el alcance de una reivindicación, ése es el blanco para el arte previo que están buscando. Deberán encontrar arte previo que vuelve inválida la reivindicación por completo. En seguida hablaremos de cómo distintos tipos de arte previo vuelven inválidas reivindicaciones de distintas formas.

¿Qué pasa si después de leer una reivindicación de la patente y la especificación aún existe ambigüedad o incertidumbre acerca de lo que significa un términos? Hay otros lugares en donde pueden ir a buscar ayuda para definir qué significan los términos de la patente. El primer lugar para buscar es el expediente de la patente (en Estados Unidos se le llama: file history, file wrapper o prosecution history). Es el expediente de correspondencia que ocurrió entre la oficina de patentes y el solicitante de la patente respecto a esta patente. De hecho, ustedes tienen que leer el expediente antes de poder estar seguros de que tienen una conclusión correcta acerca del alcance de las reivindicaciones de la patente. Esto es porque durante el proceso el solicitante o la oficina pueden hacer afirmaciones que definen las reivindicaciones en formas que uno no puede predecir o prever solamente viendo la redacción de las reivindicaciones y la especificación. Por ejemplo, en el expediente el solicitante pudo haber hecho una afirmación de que el término comestible (edible), en la redacción de las reivindicaciones de esta patente significa algo que es suficientemente pequeño para que un bebé de 6 semanas pueda masticar y tragar sin peligro. La mayoría de nosotros no pensaría que esa es la definición de comestible. comestible es algo que un ser humano puede comer, quizás un bebé, pero hay muchos alimentos comestibles aunque no los puedan comer un bebé.

Si en el expediente de la patente el solicitante hace una afirmación como ésta, será usada para interpretar la palabra en la reivindicación. Si ustedes desconocen usa afirmación porque no han revisado el expediente, llegarán a conclusiones imprecisas sobre si encontraron o no arte previo.

Continuando con el ejemplo, volveremos después cuando hablemos de los tipos de arte previo. El expediente de la patente es algo que debe ser revisado. En cierto modo tienen que leer la patente completa y revisar el expediente completo. Estos están disponibles, ustedes puede obtener una copia del expediente de la misma oficina de patentes, tienden a ser un poco más lentos que algunos servicios comerciales que pueden utilizar, que tienen sitios web que pueden encontrar fácilmente, y se les paga aproximadamente 1 dólar por página, $1.25 por página. Ellos irán a la oficina de patentes, conseguirán el expediente, lo fotocopiarán y lo enviarán en papel o archivo PDF.

Una vez que han leído la patente, seccionado las reivindicaciones, leído la especificación en relación a alguna definición que da a los términos de las reivindicaciones, leyeron el expediente, si todavía hay alguan incertidumbre o ambigüedad, ustedes pueden en ciertos casos, aunque no es tan socorrido como estas otras fuentes para definir las reivindicaciones, pueden ir a lo que se llama evidencia extrínseca. Son fuentes de definición de los términos de las reivindicaciones que existen afuera de la patente y del solicitante. Son cosas como diccionarios, otras patentes, otras publicaciones, otras cosas que serían arte previo, lo que puedan decir expertos en esa área. Un experto en este campo podría definir comestible en forma completamente diferente, o puede creer que no está correctamente definido por el conocimiento común que ustedes puedan tener.

Como he dicho, al definir reivindicaciones, lo que se identifica como evidencia intrínseca, que es la redacción misma de las reivindicaciones, la especificación misma y el expediente, es siempre la fuente preferida de información respecto a qué significan las palabras de las reivindicaciones.

Ahora ya sabemos cuál es el alcance de la patente. Sabemos que el alcance de esta reivindicación 1 es una masa comestible libre de partículas que contiene grasa, en la cual hay un SFI, índice de grasa sólida, que cae dentro de uno de los rangos dados. Este es el alcance de la reivindicación que es el blanco. Eso es lo que tenemos que encontrar.

Tenemos que encontrar arte previo que hará inválida una masa comestible libre de partículas con una grasa seleccionada del grupo listado ahí, en la cual hay un índice de grasa sólida en uno o más de los rangos.

Entonces ustedes ven cómo eso es muy diferente de lo que uno pensaría que cubre la patente simplemente leyendo el título de la patente. Si fueran y encontraran masa para productos horneados pero que tuviera partículas, uno pensaría que es arte previo que hace inválida esta patente. Pero si vemos la reivindicación observamos que la masa comestible debe ser libre de partículas, así que arte previo que tiene partículas muy probablemente no hará inválida esta reivindicación.

Hemos definido el blanco, definimos el alcance de las reivindicaciones. Cuando se trata de arte previo y validez, cada reivindicación vive o muere por sí misma. En esta patente hay 25 reivindicaciones. Si hacen inválida la reivindicación 1, esto no les da un beneficio concluyente para las reivindicaciones 2 a 25. Puede ayudar con las reivindicaciones 2 a 25, pero simplemente hacer inválida la reivindicación 1 no significa que las reivindicaciones 2, 3, 4 y etc. son también inválidas. Tienen que hacer inválida cada reivindicación por sí misma.

En el Derecho de Patentes el hacer valer una patente (en Inglés enforceability) es un asunto diferente, en el que generalmente la patente completa se mantiene o cae completa con todas sus reivindicaciones. Pero esos son asuntos atribuíbles o basados en la conducta del titular, no asuntos substanciales como el arte previo. Nada más para que sepan, la infracción de la patente es también un análisis reivindicación por reivindicación. Si alguien simplemente infringe la reivindicación 1 no significa que necesariamente infringirá otras reivindicaciones en la patente. Aunque ahí hay un matiz acerca de las reivindicaciones dependientes. El punto es: cuando hacen una búsqueda de arte previo esán buscando arte previo que hace inválidas todas y cada una de las reivindicaciones en la patente, no solo una. Si hacen inválida una, todaviá estarán las otras reivindicaciones con las cuales hay que lidiar.

Tipos de arte previo

Pasando a los varios tipos de arte previo... si ven la lámina, los he listado. Hay básicamente cinco tipos principales de arte previo.

El primero es invención previa, el segundo es algo que fué accesible al público durante un año y el tercero es otra solicitud previa. Pueden sonar muy similares, y lo son, hay bastante traslape, están en el mismo artículo (en Inglés section) de la ley y en seguida hablaremos sobre en qué son similares y diferentes.

Después está la obviedad. Esta es de la que casi todos han escuchado, "tal patente es inválida porque es obvio", hablaremos acerca de esto en un minuto, qué significa en realidad.

Y después hay patentamiento doble, hay dos tipos de patentamiento doble, patentamiento doble sección 101 y patentamiento doble de tipo obviedad.

Arte previo 102

Ésta es 35 USC 102. 35 es el título del código de los Estados Unidos que trata sobre patentes (USC son las siglas de United States Code). En la sección 102 verán listadas de la (a) a la (g) cosas que impiden que alguien reciba una patente, algunas tienen que ver con arte previo, otras no. Hablaremos de las más importantes.

102(a)

El texto de la ley dice "Si antes de la fecha de invención" del blanco, hablaremos en un minuto qué significa la fecha de invención. Recuerden que dije que la fecha de otorgamiento es absolutamente irrelevante, pero la fecha de invención es importante. Si una referencia, y usaremos el término referencia para distinguir algo de arte previo. Arte previo es una conclusión legal de que una referencias arte previo. Es como dijeran "él me asaltó" en contraposición a "él me golpeó". "Él me golpeó" es como un hecho, "asaltó" es una conclusión legal de que él cometió un delito. En la misma forma referencia es una afirmación del hecho de que existe un documento o cosa. Eso no es discutible. De lo que la gente discute es si la referencia califica como arte previo. Si no califica como arte previo, no puede ser usada para hacer inválida una reivindicación.

Si pueden encontrar una referencia, significa que la invención, lo que está definido en el alcance de las reivindicaciones, que es conocida o ha sido usada por otros en este país, se entiende Estados Unidos, o si pueden encontrar una referencia que es una patente o publicación impresa en cualquier parte del mundo, previa a la fecha de invención del blanco, eso es arte previo 102(a).

Primero tenemos que saber cuál es la fecha de invención del blanco, de manera que sepamos que lo que encontramos existía antes de esa fecha. En el 95 a 99 porciento de los casos no sabemos cuál es la fecha de invención de alguien, ya que es confidencial y las personas no revelan cuándo realmente inventaron algo. Así que el Derecho de Patentes utiliza una muleta, que es la fecha efectiva de presentación de la patente. Porque el Derecho de Patentes considera la presentación de una solicitud de patente como invención constructiva o reducción constructiva a la práctica.

Una vez que alguien ha presentado una solicitud de patente ustedes saben que ellos inventaron por lo menos en esa fecha o antes. O sea, pueden estar seguros de que antes porque les toma tiempo llenar la solicitud. Pero la ley de patentes presupone que si no hay otra evidencia, la fecha de invención supuesta es la fecha efectiva de presentación.

Veamos la portada de nuestra patente de ejemplo. En la primera columna, más o menos un tercio hacia abajo verán que la solicitud de esta patente fué presentada el 20 de Agosto de 2002. Esta es la fecha de presentación de la solicitud de esta patente, pero puede no ser la fecha efectiva de presentación. Lo que significa es que en Estados Unidos y la mayoría de los demás países pueden presentar una solicitud y reclamar prioridad para otra solicitud, siempre que se cumplan ciertos requisitos de similitud.

Si ven un par de renglones debajo de la fecha 20 de Agosto de 2002, "Related US application data", ahí es donde se identificaría información sobre la fecha efectiva de presentación. Vemos ahí que dice que esta solicitud es continuación de otra solicitud presentada el 15 de Agosto de 2000, que ahora es otorgada como patente. Si hojean la primera página de la especificación verán "referencia cruzada a solicitud relacionada" (cross-reference to related application) en la columna 1, que dice básicamente lo mismo.

Cuando alguien presenta una continuación, de acuerdo a la ley, esto no es muy intuitivo, recibe el beneficio de esa fecha de presentación. Aunque la fecha de presentación de esta patente es Agosto de 2002, la fecha efectiva de presentación es 15 de Agosto de 2000 porque presentaron una continuación.

¿Qué tipos de solicitudes relacionadas son posibles? hay continuaciones como la que tenemos aquí, hay divisionales, hay continuaciones en parte. Si es una continuación o una divisional generalmente no se discute si merecen o no esa fecha de presentación porque esos tipos de solicitudes no agregan nada nuevo, recortan y pegan ya sea lo mismo que la solicitud anterior o un subconjunto de la solicitud anterior.

Me atrevería a adivinar, aunque no lo he hecho, que si fueran y vieran en la patente 6'551,640, muy probablemente sería exactamente lo mismo en todo excepto en la portada y las reivindicaciones.

Una continuación en parte, sin embargo, significa que la continuación en parte de otra es derivada parcialmente de su antecesora, y es parcialmente derivada de otra fuente, ya sea otra solicitud o es material nuevo.

En una patente así no estaría claro si el contenido reclamado vino de la solicitud original - en este caso merece la fecha de presentación de esa solicitud, o si fué material nuevo agregado al momento de presentar esa solicitud en particular. Si fuera este el caso, no merecería la fecha de esa solicitud.

En este caso es simple. Esta patente es una continuación de una que fué presentada el 15 de Agosto de 2000, y tomamos esa como la fecha de invención de facto para esta patente.

Si ven en las láminas, he señalado que aquí hay incertidumbre inherente y susceptibilidad. Lo que eso significa, hablaremos más tarde, supongamos que tuvieran una referencia que citaran como una referencia de arte previo 102(a) y fuera una publicación impresa en Japón que fué publicada el 1ro. de Agosto de 2000. Bajo 102(a) eso llenaría los requisitos porque es anterior a la fecha de invención del blanco, que es el 15 de Agosto de 2000. Está descrita en una publicación impresa en un país extranjero y se ve bien.

El problema es que el titular de la patente puede venir y decir "aunque nuestra fecha de presentación es el 15 de Agosto de 2000" - y sabemos que esa es la presunta fecha de invención, "tenemos prueba de que lo inventamos en Enero de 2000", y esa prueba serían por ejemplo libretas de laboratorio y otro tipo de documentación. Y si tuvieran éxito en esto, se eliminaría la posibilidad de que esa publicación japonesa fuera arte previo 102(a), porque ahora sabemos que la fecha de invención fué al menos Enero de 2000, e incluso podría haber sido antes que eso. No estamos seguros si lo que el titular ha revelado es toda la información acerca de cuándo inventaron esto.

Pero para propósitos de este artículo japonés, ellos habrían tenido al menos suficiente evidencia para probar que inventaron antes de la fecha de publicación de ese artículo. Por eso es que me refiero a que al arte previo 102(a) es susceptible a ser socavado por evidencia que el titular de la patente pueda tener.

Si tienen arte previo 102(a) es bueno, pero no es descartable que le pueden mover el tapete debido a la fecha real de invención del inventor.

102(b)

Hablemos ahora acerca de un tipo de arte previo muy robusto, que no puede ser socavado por tal evidencia, es el arte previo 102(b). La razón por la cual el arte previo 102(b) no es susceptible a los mismos problemas que el 102(a), es que no está dirigido a la fecha de invención. Está dirigido en realidad a la fecha de presentación. Y no hay nada que el titular pueda hacer para cambiar la fecha de presentación. La fecha de presentación es lo que es, está en la patente y no pueden venir después con evidencia de que solicitaron antes de lo que la patente dice.

La desventaja de 102(b) es que tiene que ser una referencia que existía más de un año antes que la fecha de presentación. Mientras que 102(a) solo tiene que ser previa a la fecha de invención, no hay un período de gracia o colchón de tiempo de un año, 102(b) dice: vamos a dirigirnos a la fecha de presentación que es inamovible, cierta, pero tiene que ser una referencia que existía por más de una año.

Y aquí verán que las categorías de arte previo son muy similares a las listadas en 102(a). El primer tipo de 102(b) es exactamente como el segundo tipo de arte previo 102(a), que es una patente o una publicación en cualquier parte del mundo. El segundo tipo de 102(b) es algo que estaba en uso público o a la venta en los Estados Unidos, y eso es similar, porque en 102(a) si comparan "usado o conocido por otros" y acá es "uso público o a la venta", y es casi lo mismo. Pero 102(b) está limitado a cosas que estaban a la venta mientras que 102(a) es más amplia y dice cualquier cosa conocida.

Hay una cantidad de jurisprudencia acerca de lo que significa "estar a la venta", pero para lo que estamos hablando, encontrar arte previo, es muy atípico encontrar arte previo 102(b) de algo que en efecto está a la venta, incluso cuando encuentran casi siempre es la misma cosa del inventor.

Vamos la portada de la patente y verán que está asignado a General Mills, en la primera columna hasta arriba. Quizás General Mills estaba vendiendo masa que cumple todas las limitaciones de estas reivindicaciones más un año antes, y de nuevo, la fecha de presentación para propósitos de 102(b) es la fecha efectiva de solicitud de la patente. Eso sería el 15 de Agosto de 2000. Si tenemos evidencia de que General Mills vendió alguna de esta masa el 1ro. de Agosto de 1999, eso sería arte previo 102(b) bajo la condición "venta en este país".

102(e)

El tercer tipo de arte previo 102, que de las tres categorías es el más fácil de encontrar o trabajar con él, es el llamado arte previo 102(e). Estamos de nuevo con los mismos problemas que con 102(a) porque 102(e) está dirigido a la fecha de invención. Así que de nuevo estamos dependiendo en la feds de la patente, y nos damos cuenta que este tipo de arte previo es susceptible de ser desclasificado como arte previo si el solicitante puede venir con evidencia de que inventaron antes de la fecha que esté aquí escrita.

Esto es un poco confuso, pero el propósito de 102(e) es: si dos personas van corriendo hacia la oficina de patentes con solicitudes para la misma invención, no se conocen entre ellos, es mera coincidencia. Si uno de ellos le gana al otro por un día, o por cualquier cantidad de tiempo, pero el segundo presenta antes de que el primero recibe la patente en realidad, sería imposible que el segundo hubiera sabido de la primera pat. Otra forma de decir esto, esa patente que se daría al primero, el que gana la carrera, no podría ser arte previo 102(a) porque la segunda persona presentó su solicitud de patente antes de que la patente fuera otorgada.

Entonces 102(e) implementa la teoría de que solamente una persona, el primer inventor, recibe una patente. Y si tenemos esta tecnología en rápido desarrollo como software, métodos de negocios, o cualquier otra cosa que puedan pensar que está evolucionando rápidamente, donde hay muchas personas inventando muy rápidamente, y la oficina de patentes no puede otorgar patentes tan rápido para alcanzar ese ritmo. Esta es la sección donde encontrará mucho arte previo.

Lo que dice es "se ha otorgado una patente, que fue solicitada antes de la fdi del blanco. Y esto debe ser por "otro", hablaremos de eso en un minuto. Vayamos a la siguiente lámina y verán la comparación entre arte previo 102, solo quiero pasar rápidamente. No estoy usando el ejemplo de la patente de Drantch, he puesto mis propias fechas ahí solo para explicar un par de puntos.

Digamos que su patente blanco tiene una feds del 1ro. de Junio de 2000, y la fecha de otorgamiento, como les dije antes, es absolutamente irrelevante para estos propósitos. La primera referencia que se encuentran es una patente que tiene una fds 1 de Julio de 1997 y otorgada el 2 de Junio de 1998. Esa sería arte previo bajo 102(a) porque es anterior a la fdi, que suponemos es el 1ro. de Junio de 2000, porque la referencia se otorgó el 2 de Junio de 1998.

Es arte previo bajo 102(b) porque fué patentado más de un año antes que la fds del blanco, el 2 de Junio de 1998 es más de un año antes que el 1ro. de Junio de 2000, y es arte previo bajo 102(e) porque es una patente que fué otorgada, cuya solicitud fué presentada antes de la fdi del blanco.

Entonces la referencia 1 que es una patente es arte previo bajo las tres secciones. Para identificar no dirían esto es arte previo bajo 102(a), 102(b) y 102(e), solamente dirían esto es arte previo 102(b) porque b es el tipo más robusto de arte, es indiscutible, no puede ser socavado y ustedes van con la mejor clasificación posible.

Ahora digamos que ustedes tienen otra referencia que es otra patente, referencia número 2, y tiene una fds del 1ro. de Julio de 1997, misma fds, pero se otorgó un año más tarde que la referencia 1, el 2 de Junio de 1999. Esta referencia es arte previo bajo 102(a), ¿por qué?, porque se otorgó antes de la que creemos es la fdi del blanco. No es arte previo bajo 102(b) porque no se otorgó más de un año antes de la fds del blanco. Es menos de un año por un día. No califica como 102(b) porque se otorgó el 2 de Junio de 1999, que es menos de un año antes de el 1 de Junio de 2000. Así que esta referencia 2 no es arte previo bajo 102(b). Pero es arte previo 102(e) porque es una patente que se otorgó a partir de una solicitud que se presentó antes que la fdi del blanco. El 1ro. de Julio de 1997 es la fds de la referencia 2, que es antes del 1ro. de Junio de 2000, que suponemos es la fdi del blanco.

Y para terminar la comparación, vayamos a la referencia número 3 que también es una patente, solicitada el mismo día que las otras dos referencias, el 1ro. de Julio de 1997, otorgada el 2 de Junio de 2000. Una de las razones por las que hice esto para la misma fecha de presentación es para mostrar el punto de que aunque la fecha de otorgamiento de la patente blanco es irrelevante, las fechas de otorgamiento de las patentes de referencia son altamente relevantes. Regresando a la referencia 3, una patente solicitada el 1ro. de Julio de 1997, otorgada el 2 de Junio de 2000. Esto no puede ser arte previo 102(a) porque no fué patentado antes de lo que conocemos como la fdi, por lo menos lo más tardía, del blanco. La fds del blanco es el 1ro. de Junio de 2000, sabemos que inventaron el 1ro. de Junio de 2000 o algún día antes de eso, como esta referencia se otorgó hasta el 2 de Junio de 2000, no fué patentada antes de la fdi del blanco, luego entonces no puede ser 102(a).

No es 102(b) por las mismas razones. La referencia 2 no era 102(b) porque no se otorgó más de un año antes de la fds, de hecho se otorgó después de la fds. Pero aunque esta patente no es arte previo 102(a) o 102(b), es arte previo 102(e). Esto es porque es una patente que se otorgó, no importa si se otorgó antes o después de la fds del blanco, tan solo tiene que ser una patente otorgada en algún día. Es una patente otorgada que se solicitó antes de la fdi del blanco. Esta referencia 3 se solictó el 1ro. de Julio de 1997, se solicitó antes de lo que creemos es la fdi del blanco, que es el 1ro. de Junio de 2000.

Regresemos una lámina a 102(e), hay otro asunto que quiero señalar brevemente. arte previo 102(e) y lo tengo ahí en la lámina "determinando qué significa por otro". Digamos que encontraron una referencia que creen que calificaría bajo 102(e), para la patente modelo que hemos estado usando, la patente de Drantch et al, y tuviera como su inventor Cynthia Drantch sola. Esa es una entidad inventiva diferente, es una clase de inventor diferente, que la patente blanco. Porque la clase inventora en la patente blanco es Drantch and Kreisman, las señoritas Drantch y Kreisman. Arte previo 102(e) solamente con Drantch sería "por otro", aunque sea la misma inventora, hay un traslape de inventores entre ellos.

De la misma forma si tuvieran una probable referencia 102(e) que fuera por Drantch, Kreisman y John Smith, sería considerara 'por otro' respecto a esta patente el John Smith adicional lo hace una entidad inventiva diferente. Incluso si esa patente sería identificada como Drantch et al, ese no es el dato relevante para determinar el 'por otro'.

Bien, eso es arte previo 102. Una vez que han encontrado una referencia que creen que procede para una reivindicación, han confirmado que puede ser clasificada como arte previo bajo alguna sección 102, deben regresar a las reivindicaciones y encontrar en la referencia todos y cada uno de los elementos de las reivindicaciones. Si regresan a la lámina que tiene la reivindicación desmenuzada, si encuentran una referencia que tiene masa comestible, libre de partículas, que tiene un grasa seleccionada del grupo listado ahí, que tiene el índice de grasa sólida dentro de los rangos mostrados ahí, eso sería arte previo 102.

Obviedad 103

Pero digamos que encontraron una referencia que tiene todo excepto que no es libre de partículas, contiene partículas. No la podrían usar como arte previo 102 puro. Tendrían que decir hay una diferencia entre la reivindicación y el arte previo que quiero usar para hacer inválida la reivindicación, y esa diferencia me parece que no amerita la patente. Eso es lo que atiende la obviedad de 103. Leamos acerca de 103 como lo tengo en la lámina. "Una patente no puede ser obtenida aunque la invención no es revelada o descrita idénticamente como se especifica en la sección 102". Repitiendo, si encuentran una referencia que califica como arte previo 102 y revela o describe todo en la reivindicación, no tienen que preocuparse por obviedad, ustedes fundamentan en 102. Pero si hay alguna diferencia no pueden usar 102, tienen que usar 103. Lo que dice 103 es: si las diferencias entre el contenido en la patente blanco y el arte previo son tales que, el contenido como un todo habría sido obvio en el momento en que se hizo la invención a una persona con habilidades ordinarias en el campo al que pertenece este contenido, entonces la reivindicación es inválida.

Agregué en el tercer párrafo de la sección 103 los números romanos I y II. Eso no lo verán en el texto de la ley, hice eso para identificar un par de elementos ahí. Primero, la comparación es como un todo, no elemento por elemento. No podrían decir: "¿Sería obvio usar masa sin partículas cuando sabes que hay masa con partículas? eso sería obvio." Tienen que decir el contenido como un todo en la reivindicación, que es masa comestible que tiene grasa. Porque podrían haber algunos tipos de masa, no lo sé, no sé si hay masa no comestible o masa que no contiene grase que sería obvio quitar las partículas. Pero en el tiempo en que Drantch et al solicitaron la patente, podría haber cierta creencia en el estado de la técnica, que si tienen grasa en la masa, tiene que tener partículas. No podrían remover las partículas, no funcionaría porque grasa implica partículas. Es el punto de enfocarse en el contenido como un todo. No pueden separar los elementos y decir "sería obvio quitar este elemento". Dirían "lo que está patentado, como un todo combinado y descrito en la reivindicación, habría sido obvio a la luz de lo que la referencia revela? Esa es la pregunta.

Conocer el "en el momento en que fué hecha la invención" es importante. Ustedes tienen eso bajo 102 de todos modos, porque todo el arte previo 102 es algo que era conocido antes de la inveción del solicitante. Sería imposible si tienen algún arte previo 102, no pueden venir y decir "eso no evidencía nada que eran conocido en el momento en que hice mi invención" porque todo el arte previo 102 existía al momento en que el solicitante hizo o intentó la invención.

Definir qué es "una persona que tiene habilidades ordinarias en el arte" es una gran discusión, es algo ambigüo y las personas divergen al respecto cuando están en litigios dependiendo de qué resultado buscan. El punto aquí es, tienen una o algunas referencias de arte previo 102, y no revela todo lo que está en la rei. Entonces tienen que ir a 103 y argumentar que la diferencia entre el contenido en la reivindicación y esa referencia de arte previo hubiera sido obvia. Y ese tipo de argumento hay que hacerlo y lo pueden apoyar con evidencia, declaraciones, testimonios, si pueden encontrar otras personas, otras referencias. Aquí es donde la gente combina referencias, digamos que tiene una referencia, volviendo a la reivindicación modelo, que revela todo en la reivindicación 1 excepto "libre de partículas". Además tienen una o dos referencias más que revelan todo en la reivindicación 1 excepto que el índice de grasa sólida está un poco fuera de los rangos. Así que tienen una referencia que enseña todo excepto "libre de partículas", tienen otra referencia que enseña "libre de partículas" pero no enseña el índice de grasa sólida dentro de un rango. Ustedes entonces argumentarían que hubiera sido obvio combinar esas dos enseñanzas, y tienen que argumentar que que eso sería obvio porque alguien con habilidades ordinarias en el arte estaría familiarizado con eso o motivado a combinarlas. Es una discusión de otra hora completa que podríamos tener, pero el punto básico es: obviedad es el argumento que tienen que hacer cuando no tienen una sola referencia bajo 102 que es arte previo y revela todo.

Ahora, ¿Qué significa "que ha sido revelado idénticamente?", y aquí hay una diferencia entre lo que se conoce como obviedad y lo que se conoce como inherencia. Digamos... vamos a usar un ejemplo diferente: digamos que tiene una patente sobre "caminar por la calle cuando hay sol", y tienen una referencia 102 que es "caminar por la calle los Lunes". Esa referencia no revela si hay o no sol, pero sabemos en los Lunes el sol sale. Esa es una característica inherente de los Lunes, no necesitamos decir que el sol sale los Lunes. Esa es una parte inherente de esa referencia de arte previo. La referencia de arte previo no tiene que decir "caminar por la calle los Lunes, y por cierto el sol sale y hay flores creciendo" y cosas por el estilo. Eso sería inherente. Pero si la referencia que tienen dice "caminar por la calle los Lunes por la noche", entonces no podrían argumentar que hay sol como una parte inherente de esa referencia, porque los Lunes por la noche no habría sol. Ahí tendrían que argumentar obviedad: "de caminar por la calle durante la noche sería obvio caminar de día porque el que si hay sol o está obscuro afuera da igual para tu habilidad para caminar por la calle", algo parecido.

Eso es obviedad. Hay aquí un pequeño detalle, que es: si tienen una referencia 102(e) que básicamente es de propiedad o está asignada a la misma persona que la patente blanco, no la pueden usar bajo 103. La pueden usar en 102(e) pero no bajo 103. Hacer rato hablábamos de qué tal si hay una referencia que era solamente Drantch. La podrían usar bajo 102(e), pero si no revelara algo o hay una diferencia entre esa referencia y esta patente Drantch et al, no la podrían usar para obviedad, porque podemos asumir que esa otra patente solamente sería una Cynthia Drantch también habría sido asignada a General Mills. Esta es otra cosa que hace el arte previo 102(e) un poco débil, porque en algunas veces mucho del arte previo que encontrarán será de la misma corporación inventiva o institución. Están tratando de hacer inválida una patente de IBM en micropocesadores o discos duros o lo que sea, muy probablemente encontrarán muchas referencias que también son propiedad de IBM. Y si solamente califican bajo 102(e), no podrían usarlas para un caso de obviedad. Si la referencia calificara tanto bajo 102(a) como 102(e), entonces no la clasifican bajo 102(e), solamente bajo 102(a) y no se tienen que preocupar por estas excepciones para obviedad.

Patentamiento doble

El último tipo de invalidación es patentamiento doble. Esto es cuando no califican para las otras bases de arte previo que requieren que la referencia sea de un inventor diferente. El patentamiento doble es el tipo de arte previo invalidante que es por el mismo inventor. El punto aquí es que bajo la ley no está permitido, supuestamente, obtener más de una patente por invención. Si vamos a la portada de nuestro ejemplo, vemos que esta patente es la continuación de otra solicitud, que resultó en otra patente, así que hay la patente 6'551,640 allá afuera. Si fuéramos a ver la patente 6'551,640 y encontráramos una reivindicación que fuera exactamente como la reivindicación 1 en esta patente, eso violaría la ley de patentamiento doble, porque tendrían dos patentes para la misma cosa. Esto se encuentra seguido en los casos de farmacéuticos, con las compañías farmacéuticas las patentes pueden ser sobre el mismo tipo de farmacéutico. Algunos serán composición de materia, formulaciones, acción prolongada, fórmula reducida, tamaño de la pastilla. Algunos argumentarán que tienen una patente en la entidad química y esto es la misma invención, así que esto es patentamiento doble. De ahí vienen muchos de la casos de patentamiento doble.

La sección 101 está limitada a solamente la misma invención exacta. Nos preguntamos qué hay de diferente entre 101 y 103. 101 es cuando es exactamente igual, 103 es cuando hay una diferencia que se puede argumentar que es obvia.

Tenemos 101 que está limitada a exactamente la misma cosa, y si hay alguna diferencia entre una patente anterior del mismo inventor y la patente que están tratando de invalidar. Las cortes crearon, no el congreso, el patentamiento doble de tipo obviedad. Que es básicamente la misma comparación, el mismo patentamiento doble de tipo invención, como la obviedad es a 102, donde alegan las diferencias entre las reivindicaciones anteriores que esta persona recibió y las nuevas reivindicaciones que, y aunque hay una diferencia, esa diferencia hubiera sido obvia. Hay mucha jurisprudencia y tinta vertida sobre esto.

Buscando arte previo

Finalmente, para terminar la conversación. ¿Cómo se hace para encontrar algunas referencias? Existen algunos buenos recursos gratuitos, y hay algunas buenas fuentes de referencias de paga. He listado aquí las direcciones web de las fuentes. Un recurso de paga excelente, que muchas personas no clasificarían aquí y no lo puse en las láminas, son los expertos técnicos o personas que tiene el conocimiento técnico. Mucha gente en el litigio, muchos abogados de patentes contratan o procuran a personas que conocen la industria de la cual viene la patente. En lugar de interactuar con la base de datos de la oficina de patentes a través de internet, interactuan con la base de datos de conocimientos de la persona haciéndole preguntas o enviándole correos electrónicos, diciendo ¿Me puede ayudar a encontrar algunas referencias? estas son las fechas antes de las cuales tenemos que encontrar referencias que ya existan. Tiene que ser una patente o una publicación en cualquier parte del mundo, o algo que era conocido en este país, dependiendo de las diversas categorías de 102 que intentan usar.

Utilicen los recursos humanos. Sin embargo las que están listadas aquí son buenas también. La oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) tiene una muy buena interfase que les permite accesar la base de datos de patentes otorgadas. La Oficina Europea de Patentes, eso significan las siglas EPO, es buena. M.CAM DOORS es un servicio de paga que usamos en PubPat y es una excelente tecnología. Aunque la USPTO y la EPO funcionan bien, ésta va mucho más allá y hace más análisis. Lexis y Westlaw tienen algunas capacidades de búsqueda que los sitios gratuitos no tienen.

¿Qué hacen una vez que tienen acceso a una base de datos? ¿Cuáles son las distinas formas de encontrar arte previo? Bueno, esto no es cirugía del cerebro, es bastante directo. Lo primero son búsquedas booleanas y buscar ciertos términos de la especificación, algunos términos de las reivindicaciones, limitado a ciertas fechas de otorgamiento, o a ciertas fechas de solicitud. Eso es bastante simple.

Clasificación de patentes. Si volvemos a la patente modelo, la patente de Drantch, y ven en la portada justo debajo de donde dice "Related US application data" y verán Clasificación Internacional (Int. Cl) y Clasificación de Estados Unidos (U.S. Cl.). Lo que tratan de hacer los organismos de patentes es como catalogar toda la tecnología, y tratan de darle un número a cada tipo de tecnología. Verán aquí la clase 426, diagonal, subclase 549 que es la clasificación que le dieron a esta tecnología para Estados Unidos. Esta es la primaria, las demás caen dentro de la clase 426 en diferentes subclases.

Pueden buscar todas las patentes que existen en esa clase o subclase, pueden ir al manual de clasificación de esa oficina de patentes y ver qué define esa clase. Esto no es altamente confiable, la oficina de patentes en Estados Unidos cambió el sistema de clasificación hace un tiempo para abrir espacio para tecnologías en expansión y algunas cosas no se cambiaron al nuevo sistema. Pueden no encontrar al arte previo más antiguo. Pero aún es algo útil, encontrarán algunas cosas que no saldrían por búsquedas booleanas porque nunca esperarían que alguien usara determinado término para describir algo similar. Por ejemplo, podrían hacer una búsqueda booleana para 'tostado' y no econtrarían una patente dirigida a un "producto de substrato de trigo afectado térmicamente", pero si hicieran la búsqueda por clasificación lo encontrarían.

Relacional. Esto es como la búsqueda de jurisprudencia, cuando hacen el 'pastoreo' del caso, buscan todos los casos que se refieren a este caso y todos los casos a los que se refiere este caso. Esto es lo mismo que hacen para patentes. Pueden ver todas las patentes que esta patente refiere como arte previo, son las referencias citadas en la portada, y en el sitio web de las oficina de patentes y a través de las otras bases de datos pueden encontrar todas las patentes posteriores que citan a esta patente como arte previo. Y después pueden ver otras patentes que esas patentes citan como arte previo, y serían como hermanos o primos de esta patente. Y van encontrando patentes por sus referencias de unos a otros, como en los casos de jurisprudencia.

Ahora unas palabras de advertencia. Si ustedes ejercen la tecnología, lo que significa que desarrollan, usan o venden alguna tecnología, una vez que tienen conocimiento de una patente, tienen la obligación de buena fé de evitar infringir la patente. Así que tengan cuidado si tienen conocimiento de alguna patente y quieren busca arte previo. Si van a las bases de datos y encuentran 5, 10 o 50 otras patentes que se relacionan con esa tecnología. Muchas de ellas pueden ser vigentes todavía. Ahora su obligación de evitar la infracción, que muchas veces significa que tiene que contratan a un abogado para redactar una opinión de que no lo infringen, el haber ido a ver todas estas patentes adicionales aumenta la responsabilidad a la que se exponen.

Si creen que esto no tiene sentido, si creen que esto es perverso, estoy de acuerdo con ustedes, estamos de acuerdo con ustedes. Pero la ley es lo que es. Creemos que la ley debería motivar a las personas a leer las patentes para aprender de ellas. Ellas revelan tecnología, las personas no deberían estar reinventando la rueda, pero bajo leyes que tenemos, la leye es escrita por el Congreso e interpretada por las cortes, si ustedes leen una patente y aprenden de ella, han aumentado la responsabilidad por lo que se llama 'daños voluntarios' (xx willfulness damages) porque tienen conocimiento de la patente. Y si no cumplen su deber de evitar infringirla, que significa contratar un abogado, si son demandados por infringir cualquiera de esas patentes se les podría imponer el pagar el triple de la cantidad normal de daños más las costas de los abogados del demandante. Todo lo cual sería evitado si pudieran probar que no tenían conocimiento de la patente. En resumen, hay que ser cuidadoso al hacer búsquedas de arte previo, al menos tener en mente que corren un riesgo de exponerse a mayores daños al tener conocimiento de más patentes en vigor.

Para encontrar publicaciones considero que depende más de tener recursos humanos que les puedan ayudar.

Conclusión

Bueno, esto es un breve vistazo acerca de encontrar arte previo. El primer paso es identificar exactamente qué es lo que están buscando y no el darse cuenta qué tan estrecho tiene que ser, lo cual hacen algunas personas que no se enfocan en las reivindicaciones. Después están los tipos de arte previo, diferentes referencias y distintos tipos de cosas pueden ser distintos tipos de arte previo. Por último las varias formas para buscar arte previo.

Gracias por su tiempo, espero que hayan encontrado esta presentación informativa. Por favor noten sin embargo que no consituye asesoría legal, ni crea una relación cliente-abogado entre ustedes y la Public Patent Foundation. Si están involucrados en algún asunto o caso específico, se les recomienda mucho que busquen asesoría legal competente con licencia para ejercer en su jurisdicción.

Créditos

Este documento es una traducción y transcripción de la narración original Finding prior art for an issued patent por Daniel Ravicher, Public Patent Foundation, publicado el 11 de Mayo de 2005, realizada con autorización del autor. El archivo de audio con la narración original se encuentra en http://www.pubpat.org/Finding_Prior_Art/Finding_Prior_Art%20-%20PUBPAT.mp3

Traducción: Patricio Páez Serrato

El autor y el traductor autorizan la reproducción y distribución de este documento siempre y cuando se incluyan estos avisos de atribución.


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