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Reivindicación

De ProintWiki

"La característica esencial de un producto o proceso cuya protección se reclama de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el título correspondiente" LPI (http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/marco_j/3w002100.htm) Art. 12.

Son otro anexo a la solicitud de patente y describen las características esenciales de la invención que el inventor solicita sean protegidas por la patente. Las reivindicaciones determinan el alcance del derecho que la patente otorga sobre una invención. Pueden ser independientes o dependientes.


De Reivindicaciones de las patentes (http://groups.yahoo.com/group/proint/message/389) en proint.

Tabla de contenidos

Introducción

Las reivindicaciones indican qué es el invento que se protege legalmente, los elementos que lo componen y sus características técnicas.

En toda patente debe haber por lo menos una reivindicación. Las reivindicaciones pueden ser dependientes, es decir que hacen referencia a otra y le agregan elementos o características.

Se dice que una reivindicación es amplia si relativamente tiene menos elementos o características técnicas. Las reivindicaciones amplias suelen ser más cortas en su redacción y van a cubrir un rango mayor de productos o procedimientos. Por lo mismo, hay más posibilidades de que exista arte previo que esté cubierto por éstas.

La primera reivindicación de una patente es la más amplia, debe ser independiente y define la característica esencial del invento. Le pueden seguir una o más reivindicaciones dependientes que agregan limitaciones o características. Después pueden seguir una o más reivindicaciones independientes, con o sin sus reivindicaciones dependientes. Por ejemplo, podemos tener ver tres reivindicaciones independientes: una para el producto, otra para el proceso que lo fabrica, y otra para una herramienta para el proceso. O tener reivindicaciones de producto para diferentes aspectos de la invención.


Leyendo reivindicaciones

Para leer una reivindicación la dividimos en tres partes: el inicio, una frase de transición, y el cuerpo. Veamos cada parte:

El inicio describe si se trata de un producto (un aparato, algo tangible, físico) o un procedimiento (pasos para un proceso de fabricación o tratamiento de un producto, de análisis, de medición, de síntesis; aplicación nueva de un procedimiento conocido, utilización nueva de un producto conocido) en una oración o frase. Por ejemplo: 'Un dispositivo para...', 'Máquina...', 'dispositivo...', 'Método para...', etc.

La frase de transición conecta el inicio con el resto y suele ser "que se conforma mediante".

El cuerpo menciona uno a uno los elementos, sus características técnicas, y cómo se combinan para producir el invento mencionado en el inicio. Si es un procedimiento, lista cada uno de los pasos del proceso. Se puede listar cada elemento seguido de la frase 'caracterizado por' o también listar los elementos y seguir con 'que se caracterizan porque' <características 1er. elemento> ';porque' <características 2do. elmento> ';porque' etc.

Los elementos de un producto, los pasos de un procedimiento y cualquier término que no es de uso común en las reivindicaciones deberán ser interpretado según la descripción de la patente. En las reivindicaciones dependientes se agregan los elementos y las características técnicas de la reivindicación independiente referida y las que agrega la dependiente.

En EE.UU. la frase de transición en Inglés suele ser alguna de éstas: comprising, which comprises, having, including, consisting of, composed of. Generalmente se describe uno a uno cada elemento con sus características. Cuando vemos un elemento y dice means for (hacer alguna función) como por ejemplo: means for XORing the said data with..., estamos ante una reivindicación que podría ser muy amplia. Esa reivindicación podría cubrir la implementación descrita en la patente y muchas otras equivalentes.


Saber si se infringe una reivindicación

Si nosotros tenemos un producto o un proceso, y queremos saber si infringe una patente, o si es arte previo (si existía antes que la patente), tenemos que ir por cada reivindicación independiente desde la primera, aplicando los siguientes pasos:

  1. Determina si es de producto o procedimiento.
  2. Identifica las tres partes de la reivindicación.
  3. Identifica y separa los elementos del cuerpo de la reivindicación.
  4. Uno por uno, intenta localizar cada elemento y sus característica técnicas en el producto o procedimiento que tienes.

Si todos los elementos con sus características aparecen en el producto o procedimiento, entonces se dice que el producto infringe literalmente la reivindicación. No importa que el producto o procedimiento tenga otros elementos, lo que cuenta es que tenga los elementos de la reivindicación.

Ejemplo: Tenemos un procedimiento con los pasos A, B, C, D, E. La reivindicación tiene los elementos A, B, C. Sí se infringe literalmente la reivindicación.

En EE.UU. el que un producto infrinja literalemente un reivindicación no quiere decir que de hecho haya infracción. Según la Doctrina inversa de equivalentes puede darse este caso. Por el contrario, si un producto no infringe literalmente pudiera de todos modos ser infracción según la Doctrina de equivalentes. Deberás consultar a un abogado especialista en patentes para que considere este y otros factores y emita un opinión profesional.

Un ejemplo

De Un ejemplo de reivindicaciones (http://groups.yahoo.com/group/proint/message/394) en proint.

En EE.UU. se usa la expresión "a claim reads on ...", que en Español supongo que sería "una reivindicación lee sobre ...". Significa que al leer el cuerpo de la reivindicación encontramos todos los elementos con sus características técnicas en un producto o procedimiento dado.

Si una reivindicación lee sobre un producto o procedimiento y éste es posterior a la invención, el producto o proceso infringe literalmente la reivindicación. Ya vimos que esto puede ser una infracción, o si se aplica la Doctrina inversa de equivalentes en EE.UU. quizás no lo sea.

Si el producto o procedimiento es anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, anticipa a la reivindicación; es decir, es arte previo. Si es una solicitud de patente en proceso, la reivindicación podría no ser aprobada a menos que sea modificada por el solicitante para hacerla menos amplia. O si la patente ya fué otorgada, podría ser anulada.

La frases de transición "comprising" y "consisting of" significan algo diferente en las reivindicaciones en EE.UU. Comprising (que incluye, que contiene) significa que el producto sobre el que se lee la reivindicación debe tener los elementos, pero puede tener otros. Consisting of (que consiste en, constituído por) significa que el producto sobre el que se lee la reivindicación debe tener todos los elementos y solamente éstos; esta frase se utiliza para hacer más estrecha la reivindicación, en caso de que exista arte previo muy similar o cercano a la invención.

Vamos a ver unos ejemplos muy sencillos con un artículo común que vemos en todos lados: la mesa. Supongamos que alguien acaba de "inventar" una mesa, y que tenemos estas tres reivindicaciones, la primera independiente y las otras dependientes:

1. Un objeto que incluye un plano horizontal y tres tubos verticales paralelos sujetos al plano en su cara inferior.

2. El objeto de la reivindicación 1, con el plano horizontal caracterizado porque su contorno es curvo.

3. El objeto de la reivindicación 1, con el plano horizontal caracterizado porque su contorno es circular.

Mesa redonda con tres patas
Mesa redonda con tres patas

La mesa en cuestión es redonda y tiene tres patas. Las tres reivindicaciones "leen sobre" ella. La primera reivindicación es amplia porque no incluye características técnicas del plano o cubierta de la mesa, fuera de que sea horizontal. La reivindicación 2. agrega una restricción o característica técnica: la cubierta debe tener un perfil curvo. La 3. es todavía más estrecha, la cubierta deber ser totalmente redonda.

Suponiendo que después alguien creara una mesa ovalada y con cuatro patas, las reivindicaciones 1 y 2 leen sobre ésta. El plano ovalado cumple las restricciones en ambas reivindicaciones. La mesa tiene las tres patas requeridas, no importa que tenga una adicional, dado que la frase de transición es "que incluye". La tercera reivindicación no lee sobre esta mesa ovalada, porque el plano no cumple con ser circular.

Mesa ovalada con cuatro patas
Mesa ovalada con cuatro patas

Como la mesa redonda se inventó primero, decimos que la mesa ovalada infringe literalmente las reivindicaciones 1 y 2. Si por el contrario la mesa ovalada y con cuatro patas ya existiera como arte previo, decimos que anticipa las reivindicaciones 1 y 2.

Si posteriormente fuera "inventada" una mesa redonda con una sola pata central, ninguna de las reivindicaciones leerá sobre ella, porque no tiene las tres patas mencionadas, a pesar de que sí tiene cubierta, y ésta cumple incluso con la tercera reivindicación.

Mesa redonda con una pata
Mesa redonda con una pata

Una posible reivindicación para esta mesa de una pata sería:

1. Un objeto que incluye un plano horizontal y un tubo vertical sujeto al plano en su cara inferior.

... hay un problema: esta reivindicación lee sobre las mesas redonda y ovalada anteriores, o sea que es anticipada y no sería válida. Esta reivindicación es tan amplia que cubre el arte previo, necesitamos agregarle algún elemento para que no lo incluya, como puede ser la base:

1. Un objeto que incluye un plano horizontal, un tubo vertical sujeto al plano en su cara inferior y un plano horizontal sujeto al tubo en su extremo inferior.

o podemos utilizar una frase de transición más restrictiva como la 'consisting of', en este caso traducida al Español, para que no incluya objetos que tengan elementos adicionales:

1. Un objeto que consiste en un plano horizontal y un tubo vertical sujeto al plano en su cara inferior.

Una mejora a la invención

Vamos a volver a la mesa redonda con tres patas de las tres reivindicaciones que vimos antes. Resulta que después de conocer y utilizar esa mesa, al alguien se le "prende el foco" y decide ponerle una rueda en cada pata, creando así la primera mesa que puede desplazarse fácilmente sin tener que cargarla como las primeras. Esa persona mejoró algo ya existente y se dice que tenemos una invención de mejora.

Mesa redonda de tres patas con ruedas
Mesa redonda de tres patas con ruedas

Una reivindicación para esta mejora sería:

1. Un objeto que incluye un plano horizontal, tres tubos verticales y paralelos sujetos al plano en su cara inferior, y tres ruedas sujetas al extremo inferior de cada tubo vertical.

La reivindicación lee sobre mesas de cualquier forma con tres patas, no solamente una mesa redonda, siempre y cuando tengan tres ruedas. No lee sobre el arte previo, que son las mesas de diversas formas con tres o más patas pero que no tienen ruedas, y por lo tanto no es anticipada. Todo parece indicar que sería aprobada si se solicita la patente.

Supondremos que al inventor sí se le otorga la patente por su invención de mejora. Podrá entonces empezar a fabricar mesas con ruedas y venderlas?

Falta un detal

le. .. veamos las tres reivindicaciones de la mesa redonda anterior:

1. Un objeto que incluye un plano horizontal y tres tubos verticales y paralelos sujetos al plano en su cara inferior.

2. El objeto de la reivindicación 1, con el plano hor izontal caracterizado porque su contorno es curvo.

3. El objeto de la reivindicación 1, con el plano horizontal caracterizado porque su contorno es circular.

Las tres reivindicaciones leen sobre la mesa con ruedas; las ruedas, un elemento adicional no mencionado en el cuerpo de la reivindicación, no importan debido a la frase de transición que tiene. Suponiendo que sí sea una infracción (suponiendo que no procede la Doctrina inversa de equivalentes vigente en EE.UU. o cualquier otro factor), entonces qué pasa aquí?

A las tres reivindicaciones primeras se les llama reivindicaciones dominantes, y reivindicación subordinada a la de la mesa con ruedas. También se llama patente dominante a la primera, y patente dependiente, subordinada o de mejora a la segunda.

En este caso hay que ir con el inventor o dueño de la patente dominante, y negociar una licencia para fabricar su invención. Si a esa persona le interesa incluir la idea de las ruedas en sus mesas, tendrá que obtener licencia del inventor o dueño de la patente subordinada. En lugar de cada uno pagarle al otro una cantidad por el permiso, pueden simplemente darse permiso mutuo, lo que se conoce como licenciamiento cruzado (en Inglés cross-licensing).

Podría pasar también que el dueño de la patente dominante diga no, que nadie más puede fabricar y vender sus mesas. Lo más lógico será que el dueño de la patente subordinada no le otorgue permiso. Y entonces nadie podrá fabricar y vender mesas con ruedas!

Normalmente antes de desarrollar una mejora a un producto que requiera una inversión considerable, se recomienda consultar a un abogado de patentes para que busque si existen patentes en ese ramo. En caso de que sí exista alguna se podrá prever negociar una licencia, un licenciamiento cruzado, o diseñar de tal forma que no se infrinja la patente. En Inglés a esto último le llaman "designing around".

Un ejemplo de diseñar para sacarle la vuelta a la patente dominante: suponiendo que el que crea la mesa con ruedas es el mismo que creó la mesa con una pata, las ruedas se agregan en la base de esa mesa con una pata y así ya no se infringen las reivindicaciones que piden tres patas.

Mesa redonda con 1 pata y ruedas
Mesa redonda con 1 pata y ruedas

Escribiendo reivindicaciones

Primero hay que aprender a leer, después a escribir! Hay que practicar leyendo ejemplos de invenciones y sus reivindicaciones; intentar leer sobre algún producto o proceso. Finalmente, practicar escribirlas para algún invento ya existente y comparar con las que trae su patente. Aquí tenemos ejemplos de reivindicaciones para varios tipos de invenciones.

Para más información

A. Guía de Usuario. Patentes y modelos de utilidad (http://www.impi.gob.mx/impi/docs/patentes/guia_patentes.pdf), IMPI. La sección 5.1.2 Reivindicaciones trae las reglas para México. En la sección 5.1.5 Ejemplo de presentación de una solicitud de patente se muestra el ejemplo Mejoras en fusible de fusión lenta que incluye las reivindicaciones.

B. Ley de Propiedad Industrial (http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/marco_j/3w002100.htm), Arts. 21, 45, 47 III y Reglamento, Art. 29 hablan de reivindicaciones.

C. Reading a patent - Part I the cover page (http://www.northwestern.edu/ttp/investigators/cover_page.html) y Part II the description and the claims (http://www.northwestern.edu/ttp/investigators/reading_patent.html), por Howard Eisenberg, abogado de patentes de biotecnología (En el sitio del Programa de Transferencia de Tecnología (http://www.northwestern.edu/ttp) de la Universidad NorthWestern en Chicago).

D. Explotación de patentes dependientes (http://www.aippi.org/reports/resolutions/Q97_E.pdf), Anuario AIPPI 1991, Pregunta 97

E. Caso de una patente de mejora (http://www.entrepreneur.com/article/0,4621,230648-4,00.html), no se indica el autor, Entrepreneur.com

F. Drafting patent claims for use in the United States in mechanical and electrical cases (http://www.awoodpatents.com/claims_booklet_(rev._nov_28__03).pdf), por Allen Wood (http://www.awoodpatents.com), 2003. Allen es abogado de patentes e inventor aficionado. Excelente documento, muy didáctico; usa sillas como ejemplo y explica varios tipos de reivindicaciones (Sólo en Inglés).

Patricio Paez

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